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發佈日期:2020/04/13

我想用姓氏取得商標!
──論商標之識別性


背 景

獲獎無數、時常表演且有廣告代言的知名樂團「老○樂隊」,將僅由未經設計之文字「老○樂隊」向經濟部智慧財產局(下稱「智財局」)申請商標,卻遭駁回,令許多歌迷朋友感到錯愕,「老○樂隊」也向智財局提出訴願,希望能夠獲准。

焦點檢視

一、前言

走在大街小巷,許多店家都以姓氏做為店名,陳記、林家、大李、老趙、小魏等文字配上其商品名稱,國人習以為常;2013年時,臺灣知名設計師吳○剛欲將其品牌「MISS WU」申請商標,卻遭駁回,然而,其先前的商標「JASON WU」卻獲得智財局核准,造成一片譁然。如今,老○樂隊又面對到相似的問題,來一探究竟吧!

二、商標註冊

按商標法第18條第1項定義商標之意義,而同條第2項解釋所謂識別性是指「指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源,並得與他人之商品或服務相區別者」;又第29條第1項表明不具有識別性者,不得註冊商標,同條第2項又規定「有前項第一款或第三款規定之情形,如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者,不適用之」,是將先天上不具有識別性的標誌,因後天交易上的使用以達到足以識別其他商品服務的程度,而認為該標誌後天取得識別性,故亦得申請商標;若符合商標意義且具備識別性,則須再審究有無第30條第1項各款事由,方能註冊商標。由上述內容可以得知,識別性為核准商標的一大關鍵。

三、識別性

按商標法第1條說明商標法之立法目的在於保護各種商業標誌,並兼顧消費者利益以及維護公平競爭,使消費者得知商品服務來源,避免同業透過仿冒商標等行為影響競爭秩序,是設立識別性要件的意涵,具有識別性之標誌才有給予商標權保護的意義。

首先,先天識別性之類型獨創性、任意性以及暗示性商標,例如汽車Toyota之Logo具有獨創性,Apple蘋果電腦具有任意性,而一匙靈洗衣粉具有暗示性;先天識別性之認定,依智財局公布之商標識別性審查基準,應考量商標與指定使用商品或服務的關係、競爭同業使用情形及申請人使用方式與實際交易情況等客觀因素。審查基準中也特別提到「姓氏」之識別性問題,認為姓氏「通常只是用以表示業主的姓氏,而非作為來源的標識,在競爭同業使用相同的姓氏時,相關消費者即無法藉由姓氏識別來源」,且就公平競爭而言,任何人均有自由使用自己姓氏的需要,故原則上申請人以姓氏作為商標不具識別性,然而,若取得後天識別性,始得註冊。例如「鬍鬚張」及「黑面蔡」具有識別性。

再者,後天識別性可以透過「商標的使用方式、時間長短及同業使用情形」、「銷售量、營業額與市場占有率」、「廣告量、廣告費用、促銷活動的資料」、「銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍」、「各國註冊的證明」、「市場調查報告」等作為證明。

四、結論

智財局於駁回處分書中首先表明「老○樂隊」之商標不具有先天識別性,又商標中的姓氏與成員實際姓氏無涉,並出於公平競爭之考量,姓氏不應保留給特定人專用或獨占使用,且申請人已發行1張實體專輯及累計55場演出,尚難核認本件商標已經申請人廣泛使用,且為多數消費者瞭解知悉,在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識,故不予核准。

但如同「鬍鬚張」、「黑面蔡」,老○樂隊將姓氏與「樂隊」結合,是否脫離單純的姓氏意象而具有先天識別性,值得探討,再者,倘若1張專輯一砲而紅,累計55場演出,等於1年中每週展演1次,仍不為多數消費者了解知悉嗎?又或者是否應實際觀察該55場演出的質而非量做為考量因素,有待討論。後續發展,值得關注。


法領域:商標法第1條、第18條、第29條、第30條、商標識別性審查基準



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